商标查询与商标申请和使用策略
【录入:administrator  发布时间:2011/06/22】
  

我国实行申请在先原则和商标注册制度,只有向国家工商总局商标局提交商标注册申请并经过审查核准注册的商标才能够享有商标专用权,而未注册商标基于实际商业使用无法取得商标专用权,除非在异议、争议行政纠纷或者民事侵权纠纷案件中经过认定为驰名商标才能获得保护。因此,企业及时提出商标注册申请并获得注册才能够获得法律上赋予的商标专用权,而获得商标注册是企业建立和实施品牌战略的基础。鉴于每年巨大的商标申请量导致商标案件积压和审查速度相对缓慢的情况下,那么如何避免审查过程中商标申请遭到驳回从而更加尽快的、顺利的获得商标注册?那就是通过商标查询,包括提交申请前商标查询和提交申请后的商标查询,并将查询的结果作为基本事实依据,把将要提出商标注册申请的商标与通过查询发现的近似商标包括已经受理的商标、初步审定并公告的商标、已经注册的商标进行比较,判断是否构成使用在相同类似商品/服务上的相同近似商标;另一方面,提交后查询旨在发现空白期间出现的近似商标。事先或者事后查询,除了及时发现可能构成的障碍之外,也便于申请人考虑并采取相应的法律或者其他措施消除潜在的障碍,使申请商标顺利通过审查并获得注册。本文就查询涉及的相关法律法规、制订科学的查询方法、实际操作以及查询的局限性等问题作个总结,与大家探讨。

一、 查询的基本概念和意义

商标查询不是一个法律概念,而是商标申请过程中的一个环节,有助于对申请人商标避免因相对理由而遭到驳回,或者如果在注册之前投入商业使用是否会对在先注册商标构成商标侵权的尽职调查行为。商标申请人可以亲自或者委托商标代理人到国家商标局下设的通达商标服务中心进行商标查询,以了解自己准备提交申请注册的商标与他人已经受理的商标、初步审定并公告的商标、已经注册的商标是否构成使用在相同类似商品/服务相同近似商标。商标查询结果不具备法律效力,但是通过分析查询结果可以使申请人基于查询结果作出初步的相同近似判断,或者修改更换自己的商标以避免造成相同近似,或者对于可能构成驳回引证商标或者侵权商标采取法律允许的措施或者协商、转让等措施搬掉障碍。使申请人做到心中有数,避免盲目性申请商标,增加准确性和成功率,减少因盲目申请或者走驳回复审和行政诉讼程序造成的费用。如果提高了准确率,那么会使自己的商标申请顺利的通过审查而尽早的获得注册和法律保护,不耽搁商标的注册和使用。

从商标申请注册的安全角度,还应当做申请后查询,主要原因是商标查询只能构检索已经录入的商标资料,而对于刚刚提交的商标申请资料需要一段时间才能够录入到商标局数据库,因此商标档案存在空白期。根据实际经验,通常在申请商标提交6个月左右,就申请商标再做一次商标查询比较稳妥。 

我国商标审查实行相对理由审查,所以商标查询显得尤为重要。《商标法》第二十八条规定申请注册的商标如果与他人在同一种商品或者类似商品已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似,由商标局驳回申请,不予公告。所以,申请人应当在提交商标申请过程中做两次商标查询,即申请前查询和申请后查询。目前,商标提出申请后需要经过商标局实质审查和初步审定公告程序,通常需要二、三年的时间,如果因没有作查询而导致商标驳回,或者再走驳回复审程序,需要的时间就更长了可能是三年五年了,不仅浪费了人力物力财力,更重要的是浪费了时间,耽误商标的使用。

二、 商标查询是商标申请过程中了解障碍的必经之路

孙子兵法曰:“知彼知己,百战不殆。”通过商标查询,了解他人在先商标,才能够进行相同近似的比较,以便采取措施避免障碍,使自己商标申请尽快的、顺利的通过审查取得注册。商标查询的作用体现再如下几点:

1.发现潜在的或者可能的注册障碍,有利于申请商标的创立和顺利注册

对于申请商标,其设计和创立需要投入人力物力和财力,通过申请人自己或者专业命名公司提出方案,在这个过程中,需要做必要的商标查询工作,为了避免与在先的商标构成冲突,过滤调可能构成冲突的商标,确保所创立的商标没有与在先商标的相似或者模仿之处。甚至早在公司创立阶段,公司的字号也需要商标查询,因为字号通常作为主商标如“海尔(Haier)”使用,是企业建立品牌体系的重要部分。接下来,当申请人正式确定一个或者多个商标时,在申请之前,有必要再次做商标查询,尤其是对申请人非常重要的商标,申请人希望尽快的、成功的取得注册,那么查询结果则会提高预见性。如果商标是由一个或者仅仅几个中文文字商标(如红星)、一个或者仅仅几个英文字母组成的商标(如ABC)、常见的图形商标(如熊猫图形)、或者常见的外文文字商标(如CROWN)以及其他独创性较弱的商标,与这些商标相同或者类似的已经申请、初步审定或者注册的商标的数量相当大,做申请前查询十分必要。如果查询结果显示没有相同类似的商品上有在先相同近似商标存在,那么提交申请并获得注册的可能性较大。而如果有在相同类似商品上有相同近似的商标,那么申请人可以有针对性的选择具体措施了。申请人可以对其商标进行必要的修改,或者对指定的商品或者服务进行修改,以避免构成使用在类似商品上相同近似商标之嫌;或者针对发现的商标的注册状况采取积极措施,消灭障碍,诸如提出连续三年停止使用撤销,通过协商转让或者取得注册和使用同意书;如果认定发现的商标属于恶意申请注册,可以通过异议或者争议程序撤销该商标;最后,申请人可以重新设计商标。当然,申请人可以同时设计几个商标,作为备选商标,经过查询之后,同时提出注册申请。

2.通过商标查询确定使用未注册商标是否构成商标侵权

申请人往往是在创立商标之后,需要尽快将商标投入商业使用。但是自2002年以来,我国每年的商标申请量逐年激增,每年达到七、八十万件,导致商标案件积压和审查速度相对缓慢。因此,申请人可能要在商标注册之前使用商标。因为我国是实行实质审查的国家,商标核准注册意味着商标获得法律保护,同时也意味着没有他人在类似商品上有在先相同近似的商标存在。所以,在注册前使用未注册商标,必须通过商标查询以便判定使用未注册商标是否安全,是否对他人商标构成侵权。否则,一方面使用未注册商标可能构成商标侵权而被迫停止使用甚至赔偿,另一方面,使用未注册商标的广告投入、生产投入等以及建立起来的商誉丧失殆尽,造成巨大的浪费。

3.商标查询有助于发现恶意抢注商标以及臭名昭著的抢注者

近年来,以违反诚实信用原则和公认的商业道德而抢注他人商标的现象呈现愈演愈烈的趋势,对真正的商标所有人造成伤害并引起的高度注意。这些抢注商标的行为有多种表现,诸如在非类似商品上通过抄袭和复制的手段申请注册他人在先使用的商标;在相关联商品上,通过复制摹仿他人已注册并有一定影响力的商标;具有主观故意,多次通过复制、抄袭摹仿的手段申请注册他人的商标;出于恶意,申请注册通过翻译他人具有知名度的外文商标;通过合作关系,知晓他人商标而申请注册;通过复制合成他人有一定影响的注册商标,虽然商品不类似,易误导公众;在人们日常生活中避讳公开谈论的商品上,注册他人知名商品商标的等等。抢注造成的后果之一就是真正的商标所有人丧失了取得商标注册的机会,其正常的市场活动遭到干扰。另一方面,如果抢注者是商标所有人的合作伙伴如代理商、经销商等,他们会因此而争取获得独家代理地位的谈判筹码,或者向商标所有人索取高额转让费;对于商标抢注者,他们动辄抢注几十个上百个商标,自己不使用而是伺机向权利人或者他人出售这些商标。因此,及时的、尽早的进行商标查询,发现抢注商标,并积极采取措施通过法律途径消除抢注商标具有重大的意义。 通常,如果发现抢注商标尚处在审查阶段,则可以实施商标监视,等到初步审定公告之后,提出商标异议;如果已经处在异议期,则马上提出异议;如果已经注册,可以提出争议或者连续三年不使用撤销等。在有些情况下,通过查询发现一个抢注的商标,再以抢注者的名义查询,可以查出在其名下所有的申请和注册商标,如果还有被抢注的商标,同样可以逐一的采取措施,消除抢注商标。

4.定期商标查询掌握商标申请和商标注册的状态

商标申请提交之后,商标局很快将商标申请信息输入数据库,自此凡是与此商标申请、初步审定、核准注册、转让、变更、许可、驳回、异议和争议等等确权程序有关的信息都录入数据库,并且可以通过商标查询得到。因此,商标申请人或者注册人应当定期做商标查询,了解自己商标申请或者注册状态。如果商标出现某种情况,比如被异议、争议、撤销、转让等情况,及时与商标代理人核对并进行处理。实践中,有的商标被莫名其妙的转让或者许可,而注册人并不知晓情况,所以查询有助于及时发现自己的商标权益是否被侵害。

三、 采用科学的、针对性的商标查询方式方法,提高查询的准确性

商标查询查询分为商标近似查询;商标综合信息查询以及商标状态信息查询。目前可以通过如下三个渠道做查询:1、网上商标查询系统,该系统为国家商标局对外开放的免费商标查询系统,但是商标局对数据的准确与否不承担法律责任;2、内部商标查询系统查询,该系统为内部商标查询系统,基于局内网3、官方查询,此查询为递交商标查询至商标局下属的通达商标服务中心,委托查询员在局内网上进行。为了获得准确的查询结果,通过通达中心查询可以获得。

商标查询具有技术性和针对性的特点,如何确定科学的查询方法进行查询是获得准确的查询结果的基本保证;如果查询的方法不科学,则很难得到准确的查询结果。实践中,往往忽视了制定科学的查询方式方法,导致结果不够准确,造成遗漏了在先商标或者没有发现应当构成真正障碍的商标,直接导致影响相同近似的判断,以至于申请商标被引证驳回,或者实际使用商标时构成商标侵权。那么原因是什么呢?

第一, 没有详细提交查询商标所涉及商品以及类别、类似群、部分和交叉检索等信息

通达中心的查询是通过计算机系统查询,可以输入查询商标所涉及的商品以及类别、类似群、部分和交叉检索等参数。实践中,《查询申请单》填写的越详细越具体,得出来的查询结果就越准确。如果只填写类别,那么计算机默认在全类查询,覆盖所有的类似群组。但是,只提交类别看上去是合理的操作实际上存在不准确甚至失误的直接原因。

目前,目前通达中心查询的商品依据第九版《类似商品与服务区分表》,将商品和服务分为45个类别。每一个类别又包括了类似群,类似群下设部分,部分下设段,类似群结尾又加注来注明跨类或者跨类似群或者跨部分类似商品,以及交叉检索。例如第七类共有53个类似群,0702类似群又四个部分,加注:1. 本类似群各部分之间商品不类似;2. 跨类似群保护商品粉碎机(0702,0725,0733,0752);工业用切碎机(机器)(0702,0809,0752)。查询员的做法和操作是,先找出来相同的商标,如果没有,再根据近似程度由高到低的顺序找出近似商标。但是查询员如果发现相同的商标,那么只提供一个或者部分的相同商标而不是所有的相同商标;如果发现近似商标,同样只提供一部分近似商标而并不是所有的近似商标。原因是查询员只要认为构成相同或者近似的障碍存在就满足查询的目的,尽管申请人总是希望得到更多的或者所有的可能构成障碍的商标。根据查询实践,是否详细填报商品的类别、类似群以及交叉检索,会产生完全不同的查询结果。举个例子,假如通过通达做一个商标查询,商标是“ABCD”, 指定使用的商品“粉碎机”。就《查询申请单》的填写分成两种情况:

1)方法之一:详细填写《查询申请单》

商标:ABCD

商品类别:7

商品类似群:0702(二)

交叉检索:跨类似群保护商品粉碎机(0702,0725,0733,0752);                              工业用切碎机(机器)(0702,0809,0752)。

这样填写,查询的目标明确,查询员在计算机上录入了详细的查询参数,产生的商标也会仅限于参数之内的,便于判断相同近似。首先,在0702(二)商品上,如果查处来与申请人ABCD相同的商标,从法律上讲,有且只能够有一个在先的相同商标ABCD,原因是根据《商标法》第二十八条规定,那些晚于ABCD的商标被驳回而不可能注册;其次,如果查处来与申请人ABCD近似的商标,从法律上讲,如果有的话,数量应当很少,原因是根据《商标法》第二十八条规定,那些晚于ABCD的近似商标应当被驳回而不可能注册;再次,通过缩小范围的查询结果发现的商标极有可能就是将来的障碍商标,而这有助于申请人做出分析,同时由于发现的可能的障碍数量之少则有助于采取适当的措施搬掉障碍。

2)方法之二:只填写类别的《查询申请单》

商标:ABCD

商品类别:7

在这种情况下,查询员只输入商标ABCD,类别第7类。那么截然不同的时,计算机自动默认在整个第7类查询,涵盖了0701到0753共53个类似群组。结果是自动产生所有的与ABCD相同或者近似的商标,包括从0701到0753各个类似群组商品上的。理论上讲,可能有至少53个ABCD商标(假设每个类似群有一个)或者61个以上的ABCD相同商标(如果考虑类似群之下的部分的商品不类似的情况),查询员只要找出来一个或者几个相同ABCD商标作为查询结果就可以了,而不管这个ABCD商标是哪个类似群组的,以及商品与0702(二)粉碎机是否类似;如果没有相同的,查询员就找与ABCD类似的商标,理论上讲,超过53个甚至100个以上,那么查询员只要找出几个最类似的作为查询结果,同样不管这些与ABCD近似的商标是哪个类似群组的,以及商品与0702(二)粉碎机是否类似。这些商标绝大部分不可能是障碍商标。 

比较上述查询方法1和2,可以用数学概率来总结。方法1只需要在07029(二)商品上查,再在工业用切碎机(0702,0709,0752)商品上查,涉及3个交叉类似群组,得出的相同商标的概率是1/56,近似的商标估计是很少的(几个)/56,因为局限于类似商品上,并且极有可能构成障碍;而方法2,发现相同的概率是56/56或者61/61,类似的概率超过100%,因为不局限于类似商品上,根本就不是障碍商标。

第二, 没有对查询商标进行针对性的拆分,导致只对部分构成要素查询

目前,除了文字与数字组合之外,其他类型的如文字与文字、文字与图形等商标组合方式应当根据显著程度进行拆分,分别进行查询。拆分主要针对计算机运行在技术上就5个或者5个以上的文字或者太多的字母因排列组合的可能性太多而计算不准确或者无法运算等。例如,中文商标“佐贺好明海”最好拆分为“佐贺”和“好明海”两个部分进行查询,否则可能只发现与“佐贺”近似的商标或者无法发现与“好明海”近似商标;英文“EddProfessionals”分成“Edd”和“Professionals”,否则可能只发现Edd近似或者无法发现与“Professionals”近似商标。文字与图形组合通常要分开查询的。

第三, 查询图形商标,需要对图形进行说明,保证要素划分准确

如果不对图形进行明确的说明,查询员根据图形要素将图形划分可能产生误差,再加上查询系统计算机运算偏差,导致结果不够准确。申请人自己知道图形设计的创意和原始设计意图,所以在作查询是申请人最好作出图形申请说明,以便查询员根据图形要素划分图形,作为图形查询的依据。实践中,图形查询由于查询员划分存在主观因素以及计算机运作的技术问题本来可能导致查询的偏差,所以提供准确的商标说明显得十分必要。

四、 由于商标查询存在局限性,只能够作为相同近似分析的参考而不是法律上的事实依据

商标查询作为提交商标申请和投入实际使用之前基于谨慎原则而实施的具有尽职调查性质的一个环节,对于当事人而言,在于发现和消除可能的障碍参考价值。但是,查询结果不能够作为法律或者事实依据。原因是查询的局限性导致查询结果的准确性问题。

1.由于客观条件限制和判断的主观性,查询结果无法达到完全绝对的准确

我国是实行商标注册的国家,商标档案和资料跨越五十多年,本世纪初才开始信息化,输入电脑,因此存在查询档案的完整性和准确性问题;另一方面,查询人员和审查员虽然共用统一的局内网资料库,但是查询员必经不是审查员,所以在判断商标近似上可能与审查员把我的尺度不同,所谓仁者见仁,智者见智,结果查询结果可能与审查员驳回引证的商标不同。

2.图形商标查询结果的不准确性

这种情况主要由于两个原因,第一,目前图行查询依据图形要素,而划分图形要素存在主观判断以及图形不明确等原因,导致图形商标查询结果的准确性问题。图形商标是近年来通达中心提供的查询服务,在实践中如果申请人明确描述和说明其商标图形,无疑将有助于查询员划分图形要素和进行查询操作,避免划分要素和近似判决的偏差。

3.国内申请和国际注册商标的空白期和优先权造成的客观真空

第一, 由于空白期的存在,查询资料从技术上是基于两个月或者三个月之前的数据。这是因为一件商标新申请提交后,在商标局要经过不同的程序处理需要一段时间录入商标申请的所有信息,包括商标、指定商品、图形要素等等。在此之前,计算机无法检索新申请商标,除非提供新申请商标的申请号,否这只能等到空白期之后。所以,建议申请人在自己商标申请提交之后的6个月左右,再做申请后查询。 另外,就国际注册,从国际局指定中国的通知日期到商标局翻译成中文录入数据库的时间不确定,或者有的时候需要在审限(马德里协定12个月,议定书18个月)结束时才能够查到一个国际注册商标,所以也存在空白期。

第二, 如果一个新申请要求六个月的《巴黎公约》优先权或者参加展览会的政府优先权,而且该申请是在查询之后提交的,那么该申请也不在查询数据资料之内。

4.忽视《商标注册用商品及服务国际分类》中跨类查询或者交叉检索的提示。

中国国家工商总局商标局使用的《类似商品区分表》采用层次代码结构,共分为五个层次。在必要的类似群组之后都有注。例如的0101类似群组的注一共有12条,就跨类别、跨类似群、交叉检索等特别情况均作出明确的说明。商标查询绝对不能够忽视这个注的部分,否这势必造成查询结果不够准确。因此在实践中,需要明确申请人指定的商品,并在从《查询申请单》上明确注明,在本类别、类似裙子以及多个类别上进行检索才能尽量避免漏掉可能构成障碍商标。

5.驰名商标的存在是另外一种程序上的障碍

驰名商标所有人可能通过商标异议、争议程序对在后的申请商标提出撤销。但是,由于我国没有驰名商标注册簿,所以无法通过查询发现哪个商标被认定驰名商标,以避免抄袭、复制和翻译之嫌。

6.商标查询结果不具备法律效力

在申请程序中或者商标侵权诉讼中不能够作为申请人或者被告尽了谨慎义务或者尽职调查而请求作为善意或者免责的法律依据,对商标查询意识淡薄,导致查询制度设立以及查询手段和法律责任不明确和完善。

五、总结和建议

  从法律上讲,商标查询结果不具备法律效力,不能作为法律上的效力而要求商标当局或查询代理人承担法律责任,但是商标查询确实是申请人在使用以及提交申请之前和之后应当进行的环节。商标查询结果作为参考,对于申请人作出近似判断以及及时的采取相应的措施具有重大意义。针对查询的局限性,制订科学的查询方式方法,则是重中之中。实践中,经过查询后再提交的商标申请或者投入使用商标,注册成功率远远高于未经过查询即提交的申请的成功率,也有助于采取措施避免商标侵权。根据多年经验,通过商标查询不能够涵盖的障碍商标毕竟是少数情况,忽略跨类查询以及驰名商标的存在造成障碍也只是特例。因此,笔者建议商标申请人在提交申请之前和使用未注册商标之前,必要时在申请之后以及使用过程中,委托有丰富经验的专业商标查询代理人做商标查询,获得必要在先商标资料,以便事先作出是否构成相同近似或者商标侵权的初步判断。

 

作者:中国国际贸易促进委员会专利商标事务所  刘贵增

注:本文发表于《中华商标》,2010年12月刊




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